מה חשוב יותר - תחרות חופשית או הגנה על סימן המסחר של מותג?

מותג הוא מונח מתחום השיווק, המתאר חברה, מוצר, קו מוצרים או שירות. מונח זה מתייחס לסך כל העמדות, הרשות והתפישות הקיימות אצל צרכנים בנוגע לאובייקט, ארגון או רעיון מסוים. המותג, המוניטין, הוא למעשה, הוא ישות קניינית נפרדת, מעבר למוצרים הפיזיים.
 
היות ומותג מהווה אחד הנכסים החשובים של כל חברה, ה'מונופול' על המותג ומניעת תחרות ממתחרים משמש מרכיב חשוב באסטרטגיה של העסק.סימן מסחר מוגדר במסגרת הפקודה כסימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם; כאשר סימן מוגדר כאותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה.
 
פעמים רבות מגיעות לפתחם של בתי המשפט תביעות של בעל סימן מסחר אחד כנגד נתבע, בטענה כי שם המותג בו עושה הנתבע שימוש, דומה עד כדי הטעייה לסימן המסחר בו עושה התובע שימוש.
קיימים שלושה מבחנים עיקריים המשמשים את בתי המשפט על מנת לבחון מהי מידת הדמיון האמיתית בין שני המותגים.
 
1. מבחן המראה והצליל / המבחן הפונטי ויזואלי. מבחן זה משמש על פי הפסיקה כמדד מרכזי לדמיון העולה לכדי הטעייה בין שני סימני מסחר מתחרים. על פי מבחן זה, יש לבחון מהי רמת הדמיון הקיימת בין שני המותגים הן מבחינת ויזואלית (כלומר, האם הצרכן הסביר עשוי להתבלבל ולחשוב כי מותג ב' הוא למעשה מותג א' על בסיס צפייה במותג, והן מבחינה פונטית (האם הצרכן הסביר עשוי להתבלבל בין שני המותגים על בסיס דימיון בהגיית שמם של שני המותגים).
 
2. מבחן סוג הטובין. מבחן זה נועד לבחון האם סימני המסחר מיועדים להיות מוטבעים על טובין מסוגים זהים או דומים, או, כלשון הפקודה סימנים "בני אותו הגדר". מבחן זה יוצא מנקודת הנחה, כי כאשר נעשה שימוש בסימני מסחר דומים מאוד או זהים, המוטבעים על גבי טובין מסוגים דומים או זהים, קיים סיכוי לא מבוטל כי קהל הצרכנים יוטעה ויתבלבל ביניהם. לעומת זאת, כאשר סימני מסחר שכאלה מוטבעים על סוגי טובין שונים, הרי שהסיכון כי הצרכנים יתבלבלו ביניהם הינו קטן בהרבה.
 
3. מבחן סוג הלקוחות. מבחן זה מיועד לבחון מהו "קהל היעד" של הטובין אליו מיועד כל אחד משני סימני המסחר. מטבע הדברים, ככל שקהלי היעד אליהם מיועדים שני סימני המסחר הינם שונים ורחוקים יותר, כך יטו יותר הן הרשם והן ביהמ"ש להתיר את רישומם של שני הסימנים במקביל.
 
סוגים שונים של סימני מסחר
בבואם של בתי המשפט לבחון טענת הפרת סימן מסחר, נהוג לחלק את סימני המסחר לפי השתייכות לאחת מארבע קבוצות: שמות גנריים, שמות תיאוריים (מתארים), שמות מרמזים ושמות דימיוניים. בעוד שמות דימיוניים יזכו להגנה הגבוהה ביותר, שמות גנרים ותיאוריים יזכו להגנה נמוכה, ורק בתנאים חריגים, בהם על אף האופי הגנרי/התיאורי, זכה הסימן לאופי מבחין עד כדי כך שהציבור מזהה את הסימן עם אותו העסק.
הלן מספר דוגמאות להכרעות מעניינות של בתי המשפט מהשנה האחרונה:
 
תביעת אדידס: שלושה או ארבעה פסים
דוגמא חיה לגישה המעודדת תחרות חופשית, ניתן לראות בפסק-דין שנתן בית המשפט העליון, בסוף אוגוסט השנה, במסגרתו נדחתה תביעת חברת אדידס העולמית כנגד יבואן פלסטיני של נעלי ספורט. היבואן הפלסטיני ייבא לישראל נעליים אשר מבחינה ויזואלית דומות מאוד לנעלי אדידס (עיצוב הפסים בצידי הנעל), כאשר ליבואן היו ארבעה פסים, ולאדידס שלושה, אולם, נעליים אלו משווקות תחת שם המותג SYDNEY ולא תחת שם המותג אדידס.
 
בית המשפט פסק, כי אין די בדימיון הויזואלי בין נעלי אדידס לנעלי SYDNEY על מנת למנוע מהיבואן של נעלי SYDNEY לעשות שימוש בסימן בן ארבעה פסים.
 [ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' ג'לאל יאסין ואח', פסק-דין מיום 27.8.12, הרכב השופטים חיות, רובינשטיין וריבלין. עו"ד איתן שאולסקי בשם אדידס, עו"ד ישראל שדה ועמיר פרידמן בשם ג'לאל יאסין]. 

Killy לעומת Killah
בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בפברואר השנה, הפך בית המשפט את החלטתו של רשם סימני המסחר על פיה וקבע, כי ניתן לרשום את שני סימני המסחר Killy ו- Killah במקביל, חרף העובדה כי שניהם מיועדים להטבעה על מוצרי הלבשה וזאת לאור העובדה, כי הדימיון בין שני סימני מסחר אלו אינו עולה לכדי הטעייה.
 
בין היתר, קבע בית המשפט כי סימן אחד מתייחס לפרטי אופנה לנשים, והשני למוצרי ספורט, ולכן הם אינם פונים לאותו קהל יעד.
 
[עש"א 49831-01-11 Upcoming TM SA נ' European Sports Merchandising. פסק-דין מיום 21.2.12, השופט גדעון גינת. עו"ד ריצ'רד לוטי בשם Upcoming TM, עו"ד ד"ר שלמה כהן בשם European Sports Merchandising]. 
 
דן דיזיין סנטר מול וואן דיזיין סנטר
במקרה אשר הגיע ביוני לפתחו של בית המשפט המחוזי מרכז, תבע המרכז המסחרי לעיצוב הבית, ששמו Dan Design Center מבני ברק, מרכז מתחרה מראשון לציון, ששמו One Design Center. טענת ההגנה המרכזית של הנתבעים הייתה, כי השם דיזיין סנטר הוא שם תיאורי (המתאר את מהות העסק) ולכן לא ראוי להעניק לו הגנה.

במקרה זה קיבל בית המשפט את הטענה, וקבע כי הביטוי "Design Center" (מרכז עיצוב) מצוי בקו התפר שבין שם גנרי לשם תיאורי, כך שבכל מקרה, שם כזה זכאי להגנה רק במקרים חריגים. אי לכך, בית המשפט דחה את התביעה.
 
[ת.א. (מחוזי מרכז) 31706-01-12 דן דיזיין סנטר בע"מ ואח' נ' ב.ר.א.פ ייזום פרויקטים בע"מ ואח', השופט אילן ש' שילה, פסק-דין מיום 19.6.12. ב"כ הצדדים - לדן דיזיין - עו"ד עופר שפירא. לחברת ב.ר.א.פ - עו"ד ד"ר יואב אסטרייכר, ציפי וייס ואור ברוק].
 
המקרה של "למטייל"
במקרה נוסף שהוכרע תחילת ספטמבר, פסק בית המשפט כי חברת כ.כ.א.ש, אשר מפעילה חנות לציוד טיולים בראשון לציון, ושהקימה חנות אינטרנטית לממכר מוצרי טיולים, בדומיין ששמו "עודפים למטייל" (odafim-lametayel.co.il) הפרה את סימן המסחר של רשת "למטייל". בית המשפט מצא כי גם רשת "למטייל", התובעת, מחזיקה בחנות ששמה למטייל עודפים, דבר אשר מגביר את הבלבול בין השתיים.
 
[ת.א. 48058-07-11 למטייל- המרכז לטיולים בע"מ ואח' נ' כ.כ.א.ש ואח', פסק-דין מיום 3.9.12. השופטת ד"ר דפנה אבניאלי. עו"ד מסדה ליטבק-עבאדי בשם למטייל, עו"ד אריאל דובינסקי בשם כ.כ.א.ש]. 
 
בסופו של דבר, כאשר בעל סימן מסחר מגיע לפתחו של בית המשפט וטוען כי סימנו הופר, בתי המשפט מודעים היטב לכך שקבלת התביעה משמעותה חסימת התחרות החופשית, ולכן מונח לנגד עיניהם עיקרון זה, בבואם לפסוק את הדין.

מצב זה מביא לכך שבתי המשפט, כפי שניתן להתרשם מסקירה זו, דורשים רמת דמיון גבוהה ביותר בין המותגים המתחרים, על מנת לחסום עסק מתחרה.
 
* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב.